如果各自的商標(biāo)和產(chǎn)品或服務(wù)完全不同,但根據(jù)《巴黎公約》,如果注冊(cè)商標(biāo)為知名商標(biāo),則仍可能構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。在美國(guó),將商標(biāo)用于此類(lèi)不同服務(wù)的訴因稱(chēng)為商標(biāo)稀釋。
在某些司法管轄區(qū),如果所有者不這樣做,所有者以外的一方(例如,被許可人)可能能夠?qū)η謾?quán)人提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟。
因素
法院會(huì)考慮各種因素來(lái)確定商標(biāo)是否被侵權(quán)。
●原告是否擁有有效商標(biāo)。商標(biāo)可以是有效的,因?yàn)樗钦阶?cè)的,或者因?yàn)樗谄胀ǚㄏ戮哂袡?quán)利要求。
● 商標(biāo)是否被被告使用。
● 被告對(duì)該商標(biāo)的使用是否為“商業(yè)用途”。
● 該用途是否與產(chǎn)品的銷(xiāo)售、報(bào)價(jià)、分銷(xiāo)或廣告有關(guān)。
● 被告使用該商標(biāo)是否容易混淆消費(fèi)者。
最后一個(gè)因素,消費(fèi)者的困惑,是大多數(shù)情況下?tīng)?zhēng)論的主要話(huà)題。
消費(fèi)者困惑
當(dāng)各自的商標(biāo)或產(chǎn)品或服務(wù)不相同時(shí),相似性的評(píng)估通常會(huì)參考是否存在消費(fèi)者認(rèn)為產(chǎn)品或服務(wù)源自商標(biāo)所有人 的混淆可能性。
如果兩種產(chǎn)品不直接相互競(jìng)爭(zhēng)而是在鄰近市場(chǎng)上,則混淆的可能性不一定通過(guò)實(shí)際的消費(fèi)者混淆來(lái)衡量。然后,為了確定消費(fèi)者的混淆,法院可以應(yīng)用各種因素測(cè)試中的一種。主要測(cè)試來(lái)自第九巡回上訴法院,可在AMF, Inc v. Sleekcraft Boats , 599 F.2d 341 (CA9) 1979中找到。該法院宣布了八項(xiàng)具體要素來(lái)衡量混淆的可能性:
● 標(biāo)記的強(qiáng)度
● 貨物接近度
● 標(biāo)記的相似性
● 實(shí)際混淆的證據(jù)
● 使用的營(yíng)銷(xiāo)渠道
● 貨物類(lèi)型和買(mǎi)方可能采取的謹(jǐn)慎程度
● 被告選擇商標(biāo)的意圖
● 產(chǎn)品線擴(kuò)展的可能性
其他法院已經(jīng)制定了自己的混淆可能性測(cè)試,例如In re EI du Pont de Nemours & Co. , 476 F.2d 1357, 177 USPQ 563 (CCPA 1973) 中宣布的那些,統(tǒng)稱(chēng)為杜邦因素.
防御
如果被指控侵權(quán)的一方能夠建立有效的例外(例如,比較廣告)或抗辯(例如,laches)侵權(quán),或攻擊和取消基礎(chǔ)注冊(cè)(例如,不使用),則它可能能夠擊敗侵權(quán)訴訟訴訟程序所依據(jù)的。其他防御包括通用性、功能性、放棄或合理使用。
全球
美國(guó)、日本、瑞士和歐盟于2011年5月簽署的ACTA貿(mào)易協(xié)定要求其當(dāng)事人對(duì)侵犯版權(quán)和商標(biāo)的行為增加刑事處罰,包括監(jiān)禁和罰款,并要求當(dāng)事人有義務(wù)對(duì)侵權(quán)行為進(jìn)行積極執(zhí)法.
在許多國(guó)家(但在美國(guó)等承認(rèn)普通法商標(biāo)權(quán)的國(guó)家除外),未注冊(cè)的商標(biāo)本身不能被“侵權(quán)”,商標(biāo)所有人也不能提起侵權(quán)訴訟。相反,所有者可能能夠根據(jù)普通法對(duì)假冒或虛假陳述或根據(jù)禁止不公平商業(yè)行為的立法提起訴訟。在某些司法管轄區(qū),侵犯商業(yè)外觀也可能是可起訴的。
值得注意的案例
● Facebook, Inc.訴Power Ventures, Inc.
● Google, Inc.訴American Blind & Wallpaper Factory, Inc.,其中Google的AdWords程序被指控侵犯了商標(biāo)權(quán)
● Rescuecom Corp.訴Google Inc.案,根據(jù)《蘭哈姆法案》,在Google的AdWords計(jì)劃中使用商標(biāo)被認(rèn)定為“商業(yè)用途”
● Network Automation, Inc.訴Advanced Systems Concepts, Inc.,在其中發(fā)現(xiàn)使用競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的商標(biāo)作為互聯(lián)網(wǎng)廣告搜索關(guān)鍵字不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)
● College Network, Inc.訴Moore Educational Publishers, Inc.案,其中使用競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的商標(biāo)不符合“商業(yè)用途”的要求
● 寶麗來(lái)公司訴Polarad Elects