近日，澳大利亞聯邦法院再次審理了一起涉及帶有意大利語元素商標的消費者理解問題的案件。全體法官在Caporaso Pty Ltd v Mercato Centrale Australia Pty Ltd [2024] FCAFC 156一案中作出了判決。在評估侵權指控及無效的反訴中，聯邦法院認定澳大利亞消費者可能無法理解“mercato”一詞（意為市場或集市），但很可能會認識到“centrale”一詞（意為中心或中央）的含義。

事實背景

Caporaso在阿德萊德經營一家家族式的意大利主題超市、餐廳和葡萄酒零售業務。Caporaso擁有三個包含“MERCATO”一詞的注冊商標，包括一個普通文字商標、一個以花體書寫的藝術文字商標，以及“紅人標志”（見下圖）。前兩個注冊商標附有說明：“申請人已告知，商標中出現的意大利語‘MERCATO’的翻譯為‘市場（MARKET）’”，但“紅人標志”商標的注冊未包含此說明。

澳大利亞商標編號1299144

（“紅人標志”）

Mercato Centrale在墨爾本市中心以“il Mercato Centrale”的名稱經營一家零售食品和飲料業務。該意大利風格的美食廣場和市場早在2022年宣布計劃時，案件首次進入審理，但直到今年9月才正式開業。Caporaso聲稱，Mercato Centrale使用包含“mercato”一詞的未注冊商標侵犯了其注冊商標權。

Mercato Centrale 的未注冊標志

撤銷文字商標

Mercato Centrale 反訴稱 Caporaso 的商標缺乏顯著性，理由是“mercato”一詞描述了商標所注冊的商品或服務，特別是以意大利風格銷售新鮮食品和即食餐點的市場。

Caporaso 的藝術化文字商標（編號 1255041）

意大利語在澳大利亞廣泛使用，且有超過一百萬的澳大利亞人聲稱擁有意大利血統。然而，在一審中，Mercato Centrale 的主要論點是“mercato”一詞已被普通澳大利亞消費者認可，并且對英語使用者而言，其熟悉程度相當于“spaghetti（意大利面）”或“cappuccino（卡布奇諾）”等詞匯。根據澳大利亞詞典和專家的證據，法官認定“mercato”一詞對相關英語使用者而言，在澳大利亞并不具有普通意義，因此，描述性論點未獲支持。此點并未上訴。

Mercato Centrale 還反訴，稱該商標應依據《商標法》第62(b)條被取消注冊，理由是其注冊是基于虛假的重要陳述。例如，在申請“MERCATO”商標注冊時，John Caporaso 提交了一份聲明，稱其家族于1972年最初以“Imma and Mario’s Mercato”的名義創立了一家商業熟食店，實際上該店名為“Imma and Mario’s Continental”。

在上訴中，全院法庭認為該條款旨在解決對商標審查和核準過程完整性構成威脅的情況。全院法庭不同意一審判決，認為該條款“關注的是在某種程度上對注冊申請核準的決定具有實質性影響的虛假陳述”。關于“MERCATO”商標歷史和使用的虛假陳述，被審查員認為是核準注冊的重要因素之一，因此，純文字商標被取消注冊。

侵權

在上訴聽證期間，各方均接受澳大利亞公眾不會識別“mercato”一詞，但問題轉向消費者對“centrale”一詞的理解。

在一審中，法官對“在普通英語中，形容詞不會跟在名詞之后”的觀點給予了相當大的重視。然而，全院法庭在上訴中并不認同這一觀點，指出形容詞跟在名詞后面的例子有很多，這種做法尤其在子品牌中非常常見，例如 Pepsi Max（百事極度） 或 Nescafé Gold（雀巢金牌）。

由于英語使用者可以將“centrale”一詞理解為“central”（中央的、中心的）的意思，法院認為，許多消費者會將“MERCATO CENTRALE”視為包含描述性附加詞“centrale”的標志，這意味著它可能是“MERCATO”的變體或子品牌。因此，如果純文字商標未被撤銷，便會構成侵權行為。

這對其他商標意味著什么？全院法庭認為，藝術化文字商標的一個核心特征是其采用卷曲的字體：“它所獲得的壟斷權并不是針對‘mercato’這一普通詞語的壟斷，而是針對登記簿上以藝術化字體呈現的該詞語。”

同樣，紅人標志（Red Man Logo） 的一個核心且重要的特征是其中包含的紅色人物形象。而 Mercato Centrale 的商標不包含任何接近紅人標志的特征。全院法庭指出：

假想消費者對注冊商標的記憶可能不完美，但也不會因此懷疑這些商標是否與紅人標志指代相同的商業來源。此外，若有人僅因為 Mercato Centrale 標志包含“mercato”一詞以及一個中心有紅點的圖案，就懷疑 Mercato Centrale 標志與紅人標志指代的是相同的商業來源，那將是極度的粗心或愚蠢之舉。

因此，任何幸存的商標均未被侵犯。

總結思考

意大利移民對澳大利亞的飲食文化產生了巨大影響，但正如本案所示，這并未必然轉化為普通公眾對意大利語的廣泛了解。澳大利亞沒有類似美國“外國語等同原則”（doctrine of foreign equivalents）的規定，但本案全院法庭的判決表明，一審法官對英語語法及消費者理解類似“centrale”這種近似詞匯的能力的假設仍過于局限。

與此同時，隨著本案的勝訴以及有利于 il Mercato Centrale 的費用裁定，該公司現可專注于其初創的商業運營。Buona fortuna! （意大利語的意思是“祝你好運！”）

（來源：跨境白武士James）

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